《人民法院案例选》体例

不符合实质授权条件的外观设计专利应否予以司法保护及外观设计专利与知名商品特有包装装潢的交叉保护问题

--- 桂林南药公司诉赛诺维制药公司侵犯外观设计专利权及擅自使用知名商品特有包装、装潢纠纷一案

【问题提示】

已授权的外观设计专利不符合专利法关于外观设计专利新颖性条件的规定，在该专利未丧失有效性或未经无效前应否受到司法保护？外观设计专利权与知名商品特有包装、装潢的保护存在竟合时司法实践如何处理？主体变更时反不正当竞争法意义上的知名商品如何认定？

【要点提示】

1、根据《中华人民共和国专利法》第二十三条规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。由于专利权的授予程序实际上系行政确认而非行政授权，因此不符合专利法关于专利授权条件的专利权，虽具有权利的表象但不应该受到法律保护。

2、依据专利制度以技术公开获取有限期限保护的制度构建，法律赋予外观设计专利十年的保护期限，期满后该设计方案自动进入公共领域。此时或之后，如果该外观构成知名商品特有包装、装潢，可以依据反不正当竞争法的相关规定寻求保护。但是当两种诉求存在竟合时，请求人具有选择权，考虑到选择的风险，应当允许当事人同时主张，根据案情再作取舍。

3、知名商品的认定需要考虑诸多因素，既取决于产品本身的品质、特点等客观因素，又取决于所依附的生产、销售者的水平、能力。商品的变化、生产、经营者的变更都会直接影响商品的相关声誉，从而影响知名商品的认定。

【案例索引】

一审：河南省洛阳市中级人民法院（2011）洛知民初第90号民事判决书；

二审：河南省高级人民法院（2012）豫法民终字第88号民事判决书

【案情】

原告桂林南药股份有限公司。

法定代表人虞某，董事长。

被告三门峡赛诺维制药有限公司。

法定代表人刘某，总经理。

原告诉称，其前身为1958年成立的广西壮族自治区桂林制药厂（以下简称桂林制药厂），自1963年开始生产乳酶生片，迄今已有50年的历史，产品多次被评为广西名牌及优质产品，1991年被国家医药管理局授予优质产品奖。2001年12月1日，广西壮族自治区药品监督管理局批准原属桂林制药厂生产的包括乳酶生片在内的72个品种的生产单位变更为桂林南药公司。1990年至2010年，该产品远销全国，平均年产销量超过25亿片，累计产销量530亿片，产值超2亿元。原告生产的乳酶生片在国内市场销售时间长、销售额大，具有极高的市场知名度，为相关公众所知悉，属于知名商品。其生产的0.15克袋装乳酶生片包装装潢在文字、图形、色彩及其排列组合上具有显著的区别性特征，是原告商品特有的包装。被告生产的0.15克袋装乳酶生片包装在文字、图形、色彩及其排列组合上，均与原告袋装乳酶生片产品包装形成一一对应关系，被告以极其近似的方式仿冒原告包装并在全国范围销售，被告的行为对原告构成了不正当竞争。2008年11月27日原告将涉诉包装向国家知识产权局申请了外观设计专利，2009年11月25日获得授权，被告在授权之日后仿冒原告享有外观设计专利权的药品包装袋的行为侵犯了原告的外观设计专利权。由于被告近年来低价在全国范围内销售涉案产品，导致原告0.15克袋装乳酶生片2010年销售量明显下降，利润损失约60万元，因此诉请人民法院判令被告：1、立即停止销售侵权产品，销毁尚未使用的侵权包装；2、赔偿原告经济损失2万元；3、承担原告因调查取证的公证费、差旅费、资料制作费等共计5500元；4、承担本案全部诉讼费用。

被告辩称，原告所生产的乳酶生片不符合知名商品的认定条件，不属知名商品；被告方所生产乳酶生片的包装、装潢系于2007年5月25日经河南省食品监督管理局批准并予以备案后，2008年元月开始使用，该包装、装潢使用日期在原告外观设计专利申请日之前，且被告仅在原有范围内继续使用，依法未侵犯其专利权，况且原告所诉的乳酶生片包装被告方现已经停止使用，已更换为加印电子码的新版包装，新包装与原包装有明显区别。因此，被告既不构成不正当竞争，也未侵犯原告的外观设计专利权，请求法院查明事实，依法驳回被告的诉讼请求。

洛阳市中级院经审理查明：1963年10月9日，广西壮族自治区卫生厅批复同意桂林制药厂生产乳酶生片，1979至2000年相关部门多次授予桂林制药厂生产的乳酶生片为名牌产品及优质产品等荣誉称号。

2001年6月11日广西壮族自治区人民政府批复同意以桂林制药厂等为发起人设立桂林南药公司，2001年6月22日，桂林南药公司成立。2001年10月12日，广西壮族自治区药品监督管理局桂药管注[2001]111号文件批复将桂林制药厂的乳酶生等72个品种的生产单位变更为桂林南药公司，自2001年12月1日起，桂林制药厂应立即停止生产已变更生产单位的药品，所余标签、说明书及相关包装材料就地及时销毁。2002年2月2日桂林南药公司向广西壮族自治区药品监督管理局申请涉案包装版本一，2002年9月18日获得批准。2006年11月8日桂林南药公司向广西壮族自治区食品药品监督管理局申请涉案包装版本二，该包装与版本一整体相同，细节上略有区别，2007年6月4日获得批准。2008年11月27日，桂林南药公司就涉案包装版本二向国家专利局申请外观设计专利，2009年11月25日获得授权。2009年桂林南药公司生产的乳酶生片销往重庆、贵阳、昆明、等地。

2010年12月22日，桂林南药公司与桂林制药有限责任公司（2003年12月23日，桂林制药厂变更名称为桂林制药有限责任公司。）签订合并协议，由桂林南药公司吸收合并桂林制药有限责任公司。2011年1月6日桂林南药公司与桂林制药有限责任公司联合在桂林晚报上刊登公司合并公告。2011年5月17日，桂林制药有限责任公司经核准注销。2011年6月16日，桂林制药有限责任公司经核准变更登记。

1999年5月18日，河南省医药管理局豫药综便字（1999）第19号文件同意三门峡市制药厂更名为三门峡金渠制药有限公司。2001年7月23日，河南省药品监督管理局豫药监安便（2001）52号批复同意三门峡金渠制药有限公司更名为赛诺维制药公司，2001年8月8日，赛诺维制药公司成立，注册资本3572万元。2005年3月21日，河南省食品药品监督管理局豫食药监安函（2005）14号批复同意赛诺维制药公司的老厂区分立成三门峡华一制药有限公司，并给其核发《药品生产许可证》，生产范围包括涉案乳酶生片。2007年5月25日河南省食品药品监督管理局豫SBH20070046-OTC号《同意药品说明书和标签备案通知书》同意三门峡华一制药有限公司乳酶生片药品说明书和标签备案，该标签内容同原告的涉案包装版本二基本相同，2008年1月11日，三门峡华一制药有限公司与新乡四五商标印刷有限公司签订乳酶生片复合膜印刷合同，印制该经备案的乳酶生片包装。2008年2月26日，三门峡华一制药有限公司使用该包装袋的乳酶生片在市场上有所销售。

2008年3月19日，赛诺维制药公司同三门峡华一制药有限公司合并。2008年5月19日，河南省食品药品监督管理局批准同意原三门峡华一制药有限公司的复方氢氧化铝等26个品种的生产单位变更为赛诺维制药公司，原药品批准文号不变，并要求对说明书、包装、标签做相应修改，原包装、标签、说明书可以继续使用三个月。2008年5月20日赛诺维制药公司与新乡四五商标印刷有限公司签订乳酶生片复合膜印刷合同，印制同三门峡华一制药有限公司乳酶生片包装相同的包装。

另查明，2011年4月，赛诺维制药公司统一其生产的所有产品包装， 统一更换为以蓝天、白云、飞机尾气为主要内容的包装，并按国家食品、药品监督管理局国食药监办〔2010〕194号文的规定在包装上统一加印电子监管码。                                                                                              

2011年6月17日，原告桂林南药公司以被告赛诺维制药公司擅自使用其所拥有的知名商品特有的包装、装潢及侵犯外观设计专利权为由诉至本院。

【审判】

本院认为，本案的争议焦点有二：1、原告生产的乳酶生片是否属于知名商品。2、被告的行为是否侵犯原告的外观设计专利权。

关于第一个争议焦点。本案所涉包装、装潢是原告桂林南药公司在其成立后开始使用的，庭审过程中原告未能提供其所生产的乳酶生片系知名商品、涉案包装系知名商品特有包装的相关证据，因此原告关于被告赛诺维制药公司使用相似包装构成擅自使用知名商品特有的包装、装潢的主张不能成立 。

关于第二个争议焦点。由于涉案外观设计专利申请日为2008年11月27日，授权日为2009年11月25日，而原告桂林南药公司、被告塞诺维制药公司及其前身三门峡华一制药公司公开使用时间均早于涉案外观设计专利的申请日，因此，被告塞诺维制药公司使用涉案包装的行为不构成对原告外观设计专利权的侵犯。

综上，原告桂林南药公司请求被告塞诺维制药公司承担停止侵犯外观设计专利权及擅自使用知名商品特有包装、装潢不正当竞争行为并承担相应民事责任的主张不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国专利法》第四十二条、第六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十八条之规定判决驳回原告桂林南药股份有限公司的诉讼请求。

宣判后原告对一审裁判部分不服，就被告赛诺维制药公司使用相似包装不构成擅自使用知名商品特有的包装、装潢的部分提起上诉。河南省高级人民法院终审认为：桂林南药公司要求对其生产的乳酶生片的包装装潢作为知名商品进行保护，应当依据法律规定提交相应证据，但桂林南药公司并未提交上述相应证据，因此不能认定其生产的乳酶生片系知名商品，桂林南药公司的上诉请求不能成立，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。判决驳回上诉、维持原判。

【评析】

一、 关于法律关系竟合时，当事人诉权的选择、行使问题。

依照处理法律竞合问题的基本原则，当事人在起诉时享有选择权，同时也必须对其诉求进行取舍、选择。但是，由于专利权在权利存续期间上的有限性、专利权和知名商品特有包装、装潢的标识性权利这两种不同权益的形成时间、保护范围既彼此相对独立，又有交叉重叠，司法保护的途径、方式也各有区别。在外观设计专利权存续期间，如果该外观设计同时符合知名商品特有包装、装潢的构成要件，由于外观设计专利的形式审查制度决定了大多数外观设计专利权的稳定性较弱。如果要求当事人按照惯例必须进行单一选择的话，常常不能充分保护当事人的合法权益，也易造成不必要的诉累，也难以维护正当的竞争秩序。因此，应当允许本案原告桂林南药公司在一个案件中针对同一产品的包装，同时提请要求保护其外观设计专利权和知名商品包装装潢不受侵犯两项诉讼主张，在审理时应针对这两项请求分别进行审查。

二、现有设计抗辩的适用和认定问题

   依据我国专利法的规定，专利权的授予及无效由国家专利局及专利复审委员会负责，法律没有赋予人民法院在司法过程中对专利权的有效性进行评定的权利。但是鉴于实用新型和外观设计专利采用形式审查制度，相关公众对这两种权利的真实性和稳定性提出质疑只能通过无效程序。为了平衡侵权过程中双方当事人的举证责任，公平保护双方当事人的权益。专利法在第三次修改时引入了现有技术和现有设计抗辩，即当被告人在侵权抗辩时如果能够举证证明自己所使用的技术或设计属于已进入公知领域的现有技术或现有设计，即可有效对抗原告方的起诉，从而提高诉讼效率，保护自己的合法权益。本案庭审过程中，被告三门峡赛诺维制药公司提供的证据显示，该公司及其前身三门峡华一制药公司早在原告方申请涉案外观设计专利申请日之前，已开始使用与原告方外观设计专利所保护的外观相似的外包装。原告方自己在专利申请日之前，也公开使用了与其专利保护范围相同的产品包装。由于原告和被告双方的在先公开使用，原告申请的外观设计专利已经明显不具备专利法所要求的新颖性条件。虽然本案中被告方在抗辩过程中虽然没有明确提出在先设计抗辩的主张，对于专利权有效性的判定也不属于人民法院的职责范围。但是，对于明显不应当授予专利权的外观设计，人民法院不应为其提供法律保护。这种合法的权利外衣，是由于外观设计专利形式审查制度的利益平衡的结果，对这种具有权力表象的利益进行司法保护，有违公平正义。

三、知名商品的认定问题

知名商品是指在市场上有一定知名度，为相关公众所知悉的商品。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。原告应当对其商品的市场知名度负举证责任。本案中，对于原告桂林南药股份公司生产的乳酶生片是否系知名商品，可以从两个角度进行分析论证。其一、桂林制药厂与原告桂林南药股份公司虽有一定的关联关系，但毕竟系两个不同的法律主体，两公司所生产的相同名称的产品当然也不能属于同一产品，桂林制药厂仅仅是桂林南药公司的股东之一，在两个不同的权利主体人格并存的过程中，依附于前一权利主体人格的声誉和知名度当然不能仅仅因为两者的参股关系而为后者所继受。因此即使桂林制药厂生产的乳酶生片系知名商品，也不能认定原告生产的乳酶生片亦为知名商品。其二、原告桂林南药公司生产的乳酶生片虽然包装与桂林制药厂生产的乳酶生片比较近似，但因生产单位、药品批号等已经发生变化，桂林南药公司生产的乳酶生片与原桂林制药厂生产的乳酶生片已不是同一商品，同时本案所涉包装并非桂林制药厂生产的乳酶生片的特有包装，而是由原告桂林南药公司在其成立后开始使用的，庭审过程中原告未能提供桂林南药公司生产的乳酶生片系知名商品、涉案包装系知名商品特有包装的相关证据。因此原告关于其所生产的乳酶生片系知名商品、该商品的包装系知名商品特有的包装，被告塞诺维制药公司使用相似包装构成擅自使用知名商品特有的包装、装潢的主张不能成立，

（编写人：洛阳市中级法院知产庭 杨保国）