（《人民法院案例选》体例）

洛阳湖滨食品贸易有限公司

诉蔡某股东出资纠纷案

【问题提示】股东以商标权作为出资，在商标未经合法评估和及时办理权属变更登记的情况下，公司对股东作为出资的商标是否有权使用?作为股东出资的商标权被司法冻结，是否影响出资合同的效力？

【要点提示】

1、因公示而产生公信力的权属登记具有宣示效力和设权效力两方面的功能，具体到案件审理过程中必须区分对待两者的区别，宣示效力的变更公示及无形资产的出资缺位均不应影响权利人相应权利的正常行使。

2、财产保全制度的目的在于预防作用，在于防止因当事人一方的行为或其他原因，使判决难以执行或者造成其他的损害，不能因为涉案商标权被查封、冻结可能影响权利的正常行使这一或然性因素（暂时履行不能）而影响合同的效力及权利的实现。

【案例索引】

一审：河南省洛阳市中级人民法院（2012）洛知民初字第33号民事判决书（2012年8月23日）

二审：河南省高级人民法院（2012）豫法民终字第184号民事判决书（2012年12月7日）

【案情】

原告：洛阳湖滨食品贸易有限公司。

被告：蔡某。

第三人彭某。

原告洛阳湖滨食品贸易有限公司（以下简称洛阳湖滨公司）诉被告蔡某股东出资纠纷一案，本院于2012年3月19日受理后依法进行了审理。

原告洛阳湖滨公司诉称，被告蔡某于2011年5月15日与第三人彭某签订《合作协议》，约定彭某以现金出资，蔡某以其持有的“湖滨”商标所有权出资，共同设立洛阳湖滨公司即原告。公司成立后，被告又与原告签订《商标所有权转让补充协议》（以下简称《补充协议》），进一步明确约定，被告用于出资的商标名称为“湖滨”“湖滨果源”及其同音的汉字、拼音或外语组合等共计十件商标。以上协议签订后，彭某交付了应出资部分，且为确保公司总体发展规划不受影响，又向洛阳湖滨项目投入资金3000万元，用于建设生产厂及灌装线，但被告的商标所有权转让却始终履约不能，极大地影响了原告的发展前景。有些客户因商标权在与原告合作时产生顾虑不签或少签定单，对原告造成较大的经济损失。故诉诸法院，请求：1、判令被告履行协议，将用于出资的“湖滨”、“湖滨果源”的商标所有权转移至原告名下；2、判令被告赔偿原告办理商标所有权转让申请费用18000元、律师费用15万元、包装材料损失644600元；3、判令被告承担自2012年1月10日起至商标所有权实际转移至原告名下之日止，按被告应出资额1250万元的日万分之三计算的损失赔偿责任；4、本案诉讼费用由被告承担。

被告蔡某辩称，1、本案应优先适用公司法及公司章程的相关规定，依据章程规定，被告的出资时间为2013年6月2日前，目前不存在违反公司章程的问题；2、按照双方当事人所签订的《合作协议》的规定，答辩人享有履行抗辩权，在对方当事人没有按照约定履行前，被告的行为没有违约之处；3、本案的过错方系第三人，在两股东没有协商一致前，作为公司没有权利起诉作为股东之一的被告；4、双方当事人所签的《补充协议》的履行条件没有成就，被告不存在任何违约问题。

本院经审理查明：被告蔡某享有“湖滨”、“湖滨果源”及其同音的汉字、拼音或外语组合等十件商标专用权，该十件商标注册号分别为1631379、1631382、4264116、4264118、5757658、5995212、7539306  4264114、4264115、5757657。

2011年5月15日，被告与第三人彭某签署《合作协议》。该协议约定，双方合作注册成立洛阳湖滨公司，彭某以现金资本作为投入，占新注册公司75% 股份，蔡某以相关技术和无形资产商标所有权作为投入，占25%股份。新公司注册资本达到投资总额3亿元人民币以后，双方方可溢价销售股份，在此之前如彭某提前引入私募资金或增资扩股，不得稀释蔡某股份；由于蔡某方品牌价值有待评估，公司注册资本暂定为5000万元人民币，待评估结果出来后依据双方所占股份比例再协商确定注册资本总额和相关补偿问题。协议还约定，彭某负责暂定注册资本5000万元人民币的分期投入及新公司最终注册资本确定后注册资本金和项目总投资差额部分资金的后续投入和再融资，蔡某方转让“湖滨”商标为洛阳湖滨公司独家享有，保证商标权的完整性及商标权不附带第三方责任（在注册资本和补偿问题最终确定以前仍保留对“湖滨”商标的拥有和处置权。） 。

2011年5月31日，被告蔡某与第三人彭某共同签署的洛阳湖滨公司章程载明：公司注册资本5000万元人民币，彭某出资额3750万元，出资比例75% ，出资方式为货币，实缴出资额一期1000万元，出资时间为2011年6月2日，二期2750万元，出资时间为2013年6月2日前，蔡某出资额为1250万元，出资方式为商标权，实缴出资额一期0万元，二期1250万元 ，出资时间为2013年6月2日前。

2011年6月15日，原告洛阳湖滨公司成立，注册资本5000万元整，实收资本1000万元整，系第三人彭某出资，彭某持股75%，蔡某持股25%。

洛阳湖滨公司成立后，被告与原告签订《补充协议》。该协议约定：甲方蔡某应在本协议签订后一周内，提供涉案十件商标的批准证书及附件的原件和复印件，与乙方洛阳湖滨公司共同向国家商标局提出商标转让申请，主动配合乙方并提供在国家商标局办理商标所有权转让申请手续所需的一切资料文件，直至转让手续完成时止；蔡某应承担所有转让费用的50%；洛阳湖滨公司享有在该商标的商品种类规定范围内和商标的使用地域范围内使用该商标的权利；商标权转让的性质为永久性的商标权转让；本协议自双方签订之日起生效；蔡某除享有《合作协议》中的权利外，不得再另行收取任何商标转让费用；甲方违约拒不履行或逾期履行商标所有权转让变更手续的，应赔偿乙方的所有损失，乙方应在商标所有权转让手续变更后按《合作协议》约定的数额分三次投资到位，否则应赔偿甲方的损失。”

2011年9月9日，原告向北京神州天孚知识产权代理有限公司支付商标权转让申请代理费18000元。2011年9月13日和2011年12月5日，原告委托北京神州天孚知识产权代理公司向国家商标局提交涉案十件商标的转让申请并被受理。  

2012年1月10日，国家商标局以涉案商标被三门峡市中级人民法院查封为由驳回原告的8件商标转让申请。同日，国家商标局以转让人使用的签字与其以前在该局办理商标事宜时使用的签字明显不符为由，要求原告对其在2011年12月5日提交的两件商标的转让申请予以补正，之后，该两件商标亦被三门峡市中级人民法院查封。

【审判】

本院认为：第三人彭某与蔡某共同签署的《合作协议》、公司章程，及公司成立后蔡某与公司签署的《补充协议》，规范了被告蔡某与第三人彭某在合作过程及在洛阳湖滨公司中的权利义务，该两份协议及公司章程均系签署方的真实意思表示，内容符合法律规定，其效力本院予以确认。

原告洛阳湖滨公司的两位发起人在《合作协议》及公司章程中明确约定蔡某以涉案商标这一无形资产出资，依据《中华人民共和国公司法》第二十八条的规定，公司成立后作为股东的蔡某负有将涉案商标过户给公司的义务，被告蔡某与洛阳湖滨公司在公司成立之后签署的《补充协议》，形式上为商标权转让补充协议，实质上是对该出资义务以协议形式所作的落实、强调和部分内容的变更。根据该补充协议的约定，原、被告双方当事人就涉案商标的出资期限及出资方式进行了变更，即出资期限由公司章程中约定的2013年6月2日前变更为补充协议签订后一周内，出资方式由原《合作协议》中约定的附条件的商标权出资（在注册资本和补偿问题最终确定以前仍保留对“湖滨”商标的拥有和处置权。）变更为商标权出资。

对于原告要求被告蔡某将涉案商标权转移至原告名下的主张，依照《补充协议》的约定，被告蔡某应在补充协议签订后一周内将涉案商标过户给原告。本案中，被告蔡某在取得洛阳湖滨公司25%的股权后，虽然已经向国家商标局提交转让申请，但是由于其自身原因致使涉案商标被冻结（查封？），从而导致涉案商标转让申请被驳回，被告蔡某应当积极履行其在三门峡市中级人民法院相关诉讼中的义务以解除对涉案商标的冻结（查封？），从而消除商标过户的障碍，但其却怠于履行相关义务，致使原告不能如期取得涉案商标所有权。被告怠于履行涉案商标所有权转移过户的义务已经构成违约，原告要求被告将涉案商标转移至原告名下的主张应予支持。对于被告方关于其在公司章程中约定的出资期限尚未届期、第三人未依照约定完全履行出资义务以及被告方在注册资本和补偿问题最终确定以前仍保留对“湖滨”商标的拥有和处置权的抗辩，由于原被告双方当事人在《补充协议》中已经对涉案商标的出资期限及出资方式进行了变更，被告蔡某应当按照约定履行自己的出资义务，其他股东出资义务的履行情况不应作为己方不履行出资义务的抗辩。

对于原告要求被告赔偿原告办理商标所有权转让申请费用18000元、律师费用15万元的主张，由于被告的违约行为致使涉案商标过户申请被驳回，该损失应由被告承担，至于原告方因诉讼所支出的律师费用，由于该费用并非被告违约行为所必然造成的直接损失，该请求本院不予支持。  

对于原告要求被告承担其它赔偿责任的主张，虽然原、被告双方当事人在协议中已明确约定违约方应当赔偿损失，但是由于原告方在《补充协议》生效后即享有了涉案商标的使用权，诉讼中原告方亦未能提供充足证据证明原告的违约行为对其造成的具体损失，该请求本院不予支持。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第二十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十条第一款、第十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十八条之规定，一审法院于2012年12月7日作出判决如下：一、被告蔡某在本判决生效之日起十五日内将涉案商标转移给原告洛阳湖滨食品贸易公司； 二、被告蔡某在本判决生效之日起十五日内向原告洛阳湖滨食品贸易公司赔偿涉案商标转让相关费用18000元；三、驳回原告洛阳湖滨食品贸易公司的其它诉讼请求。

蔡某不服一审判决，提起上诉。二审法院认为：根据湖滨公司与蔡某所签订补充协议约定第5条：蔡某应在本协议签订后一周内，提供涉案十件商标的批准证书及附件的原件和复印件，与乙方洛阳湖滨公司共同向国家商标局提出商标转让申请，主动配合乙方并提供在国家商标局办理商标所有权转让申请手续所需的一切资料文件，直至转让手续完成时止。但在协议履行过程中，因蔡某的其他案件纠纷以至于本案所涉商标均被三门峡市中级人民法院查封冻结，未能完成商标转让。涉案商标未能转让的原因系蔡某未能消除涉案商标过户的障碍，怠于履行相关义务。同时根据庭审中蔡某的抗辩理由也证明蔡某不愿继续履行涉案商标的转让义务，蔡某的行为已构成了违约，应按照协议继续履行义务并赔偿因此给对方造成的损失。根据协议实际履行情况来看，湖滨公司持有以上资料与2011年9月13日和2011年12月5日，通过知识产权代理机构向国家商标局提交涉案十件商标的转让申请并被受理。因此也可以证明，蔡某已按照协议约定完成了交付商标批准证书原件给湖滨公司的约定义务，同时也可以证明该协议签订日期应在2011年9月13日之前，该协议虽未注明签订日期，但并不影响协议的实际履行。蔡某的上诉理由不能成立，二审法院不予支持。二审判决：驳回上诉，维持原判。

【评析】

（一）关于案件性质即案由问题。

一审定的案由为商标权出资纠纷。涉案两份协议与公司章程相对独立又相互联系，三者共同规范了洛阳湖滨公司及两位股东的权利、义务。洛阳湖滨公司成立后，蔡某取得了公司25%的股份，依据《中华人民共和国公司法》第二十八条的规定，公司成立后作为股东的蔡某负有将涉案商标过户给公司的义务。被告蔡某与洛阳湖滨公司在公司成立之后签署的《补充协议》，形式上为商标权转让补充协议，实质上是对合作协议及公司章程中两股东的出资义务以协议形式所作的具体、细化、落实和强调，其中对部分内容进行了变更。根据该补充协议的约定，原、被告双方当事人就涉案商标的出资期限及出资方式进行了变更，即出资期限由公司章程中约定的2013年6月2日前变更为补充协议签订后一周内；出资方式由原《合作协议》中约定的附条件的商标权出资（在注册资本和补偿问题最终确定以前仍保留对“湖滨”商标的拥有和处置权，这种附条件的商标权出资在合作协议的对方即彭某的出资义务没有履行完全的情况下，也可以理解为商标使用权的出资）变更为商标权出资。一审合议庭一致认为，虽然原告的诉讼主张为商标权转让纠纷，但以商标权出资纠纷作为案由更能反映案件的争议事实。

二审判决维持了一审判决，但二审判决将案由变更为股东出资纠纷。二审判决对案由的变更全面、准确、概括地反映了本案纠纷的实质，也符合最高人民法院关于民事案件案由的相关规定。

（二）补充协议中缺乏协议签订时间是否影响协议的生效问题

根据本院查明的事实，在原告湖滨公司与被告签订的商标权转让补充协议中，双方持有的协议原件显示，一份签署有时间但是明显存在改动痕迹，一份没有签署时间。为此被告蔡某认为，由于该协议没有具体的签订时间，因此该协议尚未生效，原告方基于该协议中“协议签订后一周内，甲方提供涉案十件商标的批准证书及附件的原件和复印件，与乙方洛阳湖滨公司共同向国家商标局提出商标转让申请，主动配合乙方并提供在国家商标局办理商标权转让申请手续所需的一切资料文件，直至转让手续完成时止”的约定，请求被告办理商标权过户登记的诉讼请求没有法律依据。合议庭认为，补充协议签订后，被告蔡某已经向原告提供了涉案商标的商标证等相关材料并向国家商标局提交了商标转让申请，因此该补充协议已处于履行过程当中，不存在协议未生效的问题。

（三）商标权变更过户前湖滨公司对涉案商标的使用是否正当问题

虽然原告在诉讼过程中没有提出明确诉求，要求确认其对涉案商标的正当使用。但是正如合作协议及原告公司章程所载明，湖滨公司成立的主要目的即为光大“湖滨”这一品牌，原告湖滨公司在成立后对于“湖滨”系列商标的推广宣传即投入大量的人力、财力。为此本案审理过程中原告湖滨公司对于涉案商标能否正当使用亦成为一个必须面对的问题。从形式上看，涉案商标变更登记前其权利登记显示权利人仍然为被告蔡某，但是由于出资合同已经生效，原告湖滨公司已经开始商业使用和推广“湖滨”商标，原告基于股东蔡某的出资，涉案商标已成为公司合法享有的资产，公司的使用行为正当，不存在侵权。

（四）三门峡市中级人民法院对涉案商标采取的查封、冻结措施是否影响本案的判决问题

本案诉讼过程中，由于三门峡市中级人民法院对涉案商标采取了冻结措施，为保障权利人合法权益的实现我们对涉案商标采取了轮候查封。案件审理过程中，我们了解到三门峡中院冻结涉案商标的原因主要在于本案被告蔡某被追加为该院某一进入执行程序的案件的第三人，该院有可能对涉案商标采取拍卖或其他变现措施。为此，对本案的审理出现不同的意见。一种观点认为，涉案商标的拍卖或其他变现措施可能会致使涉案商标花落他家，如此一来，本案中原告请求被告履行商标过户的请求可能无法实现，法律不能强人所难，因此本案应当中止审理。另一种观点认为，三门峡中院对涉案商标采取的查封、冻结措施是否影响本案的判决。因为涉案两份协议，一份公司章程的签署、生效过程中，被告蔡某所享有的涉案商标权均无任何权利负担，纠纷发生后三门峡中院对涉案商标的冻结及执行措施虽然可能使得蔡某办理涉案商标过户登记的义务履行不能，但这只是一种可能性，具有或然性，不能理解为法律意义上的嗣后不能，从而影响被告蔡某在商标权出资合同中相关义务的履行，更不能影响出资合同的法律效力。如果案件中止审理，待涉案商标被拍卖或变现，蔡某办理涉案商标过户登记的义务将确定履行不能，原告基于合理信赖对涉案商标使用、推广所花费的巨额支出也将付诸东流，同时也不利于当事人权利的保障、公平正义的实现和社会资源的合理配置。为此，本案最终采纳了第二种观点。

（编写人：洛阳市中级人民法院  杨保国）